להקדים את המתחרים במירוץ לפטנט

בתהליך רישום פטנט כרוכות עלויות משמעותיות ובהן תשלומים לעורך פטנטים וכן אגרות רישום פטנט. פתרון מסויים למיצר זה נמצא בדמותה של בקשת פטנט פרוביזורית או זמנית

הפוסט נכתב על ידי עו”ד שלמה לנדרס, שותף במחלקת חברות והטכנולוגיה במשרד עמית, פולק, מטלון. לנדרס עוסק בליווי יזמים וחברות סטארטאפ החל מהקמתן ובהתקשרויותיהן השונות, בייצוג משקיעים וקרנות הון סיכון ובייעוץ משפטי שוטף לחברות פרטיות וציבוריות.

תמונה: flickr, cc-by, Rego - d4u.hu

על-פי רוב, הנכס העיקרי שיש בידי יזם וממציא הוא ההמצאה המקורית שלו – הקניין הרוחני שבבסיס המוצר, האפליקציה או הטכנולוגיה שהוא הגה ופועל לפתח. אחת הדרכים המרכזיות להגנה על קניין רוחני היא רישום פטנט. פטנט רשום מאפשר לבעליו למנוע מגורם אחר לעשות שימוש בקניין הרוחני המתואר בפטנט. אותו גורם המבקש לעשות שימוש בקניין רוחני זה, יצטרך לרכוש את הפטנט מבעליו או לבקש ממנו רישיון לשימוש בקניין הרוחני המוגן, כנגד תשלום תמלוגים.

בקשת פטנט זמנית

בתהליך רישום פטנט כרוכות עלויות משמעותיות ובהן תשלומים לעורך פטנטים וכן אגרות רישום פטנט. לא פעם היזם מוצא עצמו, כבר בתחילת הדרך, בדילמה הקשורה בהגנה על הקניין הרוחני שלו. מחד, הוא מעוניין לפעול להגשת בקשה לרישום פטנט מהר ככל האפשר, וכך להגן על הטכנולוגיה שלו ולהקדים מתחרים פוטנציאליים. מאידך, הוא עומד בפני הקושי לגייס את האמצעים הכספיים הנדרשים לשם כך.

פתרון מסוים למיצר זה נמצא בדמותה של בקשת פטנט פרוביזורית או זמנית (Provisional Patent Application). החל בשנת 1995, משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) מאפשר לממציאים להגיש בקשת פטנט זמנית, שהיא בקשה פשוטה וזולה יותר מאשר בקשה מלאה לרישום פטנט. האגרה הכרוכה בהגשת בקשת פטנט זמנית היא נמוכה, והבקשה ניתנת להגשה דרך אתר האינטרנט של ה-USPTO.

הבקשה הזמנית מאפשרת לממציא ל”תפוס” מועד הגשה מוקדם, כך שאם ממציא אחר ינסה לרשום פטנט מתחרה בגין אותה טכנולוגיה, לבעל הבקשה הזמנית המוקדמת הפוטנציאל לגבור עליו. תאריך קדימה זה יוכל לשמש את הממציא לא רק בארה”ב, אלא גם בהגשה של בקשת פטנט במדינות נוספות, בהתאם לאמנת פריס אשר בה חברות מרבית המדינות המערביות בעולם, לרבות ישראל.

אטרקטיבי גם למשקיעים

הגשת בקשה זמנית מעניינת ממציאים גם כי החל במועד בו הבקשה נקלטה על-ידי הרשם האמריקאי, יוכל הממציא לציין ביחס להמצאתו כי היא בתהליכי בחינת פטנט “Patent Pending”. המעמד של “Patent Pending” עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים הבוחנים את המיזם של הממציא. כמו כן, ציון זה יפעל להזהיר מתחרים מפני העתקה של הטכנולוגיה שבבסיס הבקשה.

חשוב לציין, כי הבקשה הזמנית כשלעצמה אינה מקנה כל זכות משפטית בפטנט, מלבד אותה “תפיסה” של תאריך של מועד הגשה מוקדם יותר. כמו-כן, יש לשים לב לכך שאורך החיים של בקשה זמנית הוא 12 חודשים בלבד ולאחר מכן היא פוקעת באופן אוטומטי. בתוך תקופה זו, על היזם להגיש בארצות הברית את בקשת הפטנט המלאה שתבחן על-ידי הרשם לגופה.

תקופת 12 החודשים של הבקשה הזמנית אינה נמנית במניין 20 שנות ההגנה המוענקות לפטנט והנספרות ממועד הגשת בקשת הפטנט המלאה. התוצאה יכולה להיות הארכה של תקופת ההגנה של הפטנט בארצות הברית, ל-21 שנים.

יתרון נוסף של הבקשה הזמנית, הוא כי היא אינה חייבת לעקוב אחר הפורמט הקבוע והמסוים של בקשת פטנט רגילה. הבקשה הזמנית אף אינה נבחנת עניינית על-ידי הבוחן במשרד הפטנטים האמריקאי ולא נדרש בה היקף הגילוי שבבקשת הפטנט המלאה. עם זאת, על הבקשה לכלול תיאור של ההמצאה ואף תרשימים, אם הם נדרשים לצרכי הבנת ההמצאה, וזאת ברמת פירוט מספקת שתאפשר לאיש מקצוע סביר בתחום הרלוונטי לבצע או להוציא לפועל את ההמצאה. הבקשה אף צריכה לכלול מבחינה מהותית את כל התביעות שיצוינו מאוחר יותר בבקשה המלאה. הטעם הוא, שבקשת הפטנט המלאה המבקשת להתבסס על הבקשה הזמנית צריכה להיות נתמכת בבקשה הזמנית. אם מאוחר יותר יחליט ה-USPTO כי הבקשה הזמנית לא הייתה מפורטת מספיק ולא כללה את מהות התביעות הנדרשות בבקשה המלאה, אזי לא ניתן יהיה להשען על תאריך ההגשה המוקדם.

מרווח זמן חשוב

לבקשה הזמנית יש אם כן יתרונות משמעותיים, הן מבחינת עלות הבקשה והן מבחינת תהליך ההגשה שלה. היא מקנה ליזם תקופת ביניים בה הוא יכול ליהנות מקדימות בהגנה על המצאתו ובמקביל לבחון האם יש להמצאה פוטנציאל כלכלי. כמו כן, הממציא יוכל להעריך את סיכויו לקבל פטנט גם לנוכח בקשות פטנט מוקדמות יותר לשלו, אשר יתפרסמו בתקופת 12 חודשי הבקשה הזמנית. על יסוד זאת יוכל היזם לקבל החלטה מושכלת האם להתקדם לבקשת פטנט מלאה בארה”ב ובטריטוריות נוספות (נזכיר, כי רישום פטנט במדינה אחת אינו מקנה פטנט במדינה אחרת), אם לאו.

אם בחרתם ללכת למסלול של בקשה זמנית, חשוב לעשות זאת כראוי. יש לכלול בבקשה את התביעות החשובות ביותר ולתאר את ההמצאה ברמת פירוט גבוהה, כך שהבקשה תהיה דומה ככל האפשר לבקשה המלאה שתוגש בשלב מאוחר יותר. נזקיה של בקשה זמנית שהוכנה באופן לא מקצועי עלולים להיות רבים מתועלתה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והוא בבחינת מידע כללי בלבד. כל המסתמך על האמור לעיל, מבלי לקבל חוות דעת משפטית על בסיס כל העובדות הרלוונטיות, עושה זאת על אחריותו בלבד.


הפוסט נכתב על ידי משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון ושות’


משרד עמית פולק מטלון ושות’ נוסד בשנת 1956 ומהווה אחד המשרדים המובילים בישראל בכל תחומי המשפט המסחרי. המשרד מונה צוות מקצועי ומיומן של מעל ל-70 עורכי דין מקומיים ובינלאומיים. מחלקת ההייטק של המשרד מייצגת, בין היתר, חברות טכנולוגיה מובילות, עשרות רבות של סטארט-אפים, קרנות הון סיכון ישראליות וזרות, קרנות אקוויטי, אנג’לים וחממות בתחומי התוכנה, חומרה, תקשורת, אינטרנט, מדיה חדשה, בטחון לאומי, קלינטק, מדעי החיים ועוד.

המשרד מלווה את היזמים וחברות ההייטק בפעילותם השוטפת החל משלב הרעיון דרך הקמת החברה, הסכמי מייסדים, הלוואות, הסכמי השקעות, קבלת תמריצים ממקורות ממשלתיים, קניין רוחני, הסכמים מסחריים, מיזוגים ורכישות, עסקאות אסטרטגיות ובינלאומיות ועוד.

כתב אורח

אנחנו מארחים מפעם לפעם כותבים טכנולוגים אורחים, המפרסמים כתבות בתחומי התמחות שלהם. במידה ואתם מעוניינים לפרסם פוסט בשמכם, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר.

הגב

11 תגובות על "להקדים את המתחרים במירוץ לפטנט"

avatar
Photo and Image Files
 
 
 
Audio and Video Files
 
 
 
Other File Types
 
 
 

* היי, אנחנו אוהבים תגובות!
תיקונים, תגובות קוטלות וכמובן תגובות מפרגנות - בכיף.
חופש הביטוי הוא ערך עליון, אבל לא נוכל להשלים עם תגובות שכוללות הסתה, הוצאת דיבה, תגובות שכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של Geektime, תגובות שחורגות מהטעם הטוב ותגובות שהן בניגוד לדין. תגובות כאלו יימחקו מייד.

סידור לפי:   חדש | ישן | הכי מדורגים
אבי
Guest

הכותב לא ציין זאת במפורש, אבל לדעתי מומלץ ללכת למומחה פטנטים גם אם מחליטים על בקשת פטנט זמנית, כדי לא “לדפוק” את תקפות והגנת הפטנט אם הולכים על זה אח”כ.

אבל למה?
Guest

הכתבה מטעה ואיננה אחראית.
אסור לנסות לכתוב תביעות – עלול לשמש נגדכם בעתיד.
אם תכתבו בקשה זמנית חסרה או לא נכונה ותצאו לאלפא או בטא פתוח אתם עלולים לאבד כל סיכוי לפטנט במדינות מסויימות.
הסיכון גדול.

רועי
Guest

אופס, התכוונתי להגיב למטה להערה שלך. כן צריך לשים בבקשה את הבסיס לתביעות. כדאי שתדבר עם העו”ד פטנטים שלך. אבל באמת יש הרבה סיכונים בבקשה זמנית. נראה לי זה גם מה שכתבו כאן.

עו"ד
Guest
הכתבה אינה מטעה אבל דווקא התגובה שלך עלולה להטעות. לא כתוב שצריך לציין את כל התביעות, ואכן אין צורך לדבוק בעניין זה בפורמליות של הבקשה הרגילה. לעומת זאת, מאוד חשוב שמבחינה מהותית תכלול הבקשה הזמנית את הבסיס לכל התביעות שהמבקש ירצה מאוחר יותר לטעון. אחרת, תביעות שיפורטו בבקשה המלאה אך אינן נשענות מהותית על התיאור של הבקשה הזמנית – יפסלו על ידי משרד הפטנטים האמריקאי. הסיכון לאבד את הזכות לרשום פטנט, עקב שימוש בהמצאה (כמו למשל השקת גרסת בטא) בתקופה של למעלה מ-12 חודשים טרם הגשת בקשת הפטנט, קיים גם בעבור בקשת פטנט רגילה בארה”ב ולא רק במקרה של בקשה… Read more »
רועי
Guest

לא נכון, החלק הכי חשוב זה לכלול את הבסיס לתביעות, גם אם לא את התביעות עצמן. אם העורך פטנטים שלך לא עשה את זה, אז אולי חלק מהתביעות שתרצה אח”כ לא יהיו רלוונטיות. בכל מקרה, מסכים שחייבים ללכת לעורך פטנטים. הכתבה צודקת בזה שעדיף שהבקשה הזמנית תהיה דומה ככל האפשר לבקשה הקבועה

תודה על הכתבה
Guest

תודה על הכתבה וההסברים. לאור הסיכונים אני חושב שהכי עדיף להגיש בישראל. זה גם שומר את התאריך וגם פחות מסוכן.

כדאי או לא כדאי?
Guest
כדאי או לא כדאי?

אינפורמטיבי וחשוב, תודה. משום מה אף פעם לא מצליחים להסביר את הנושא הזה כמו שצריך, אבל הפעם זה דווקא ברור. רק את השורה התחתונה לא הבנתי – מומלץ או לא מומלץ לבחור בבקשה זמנית? נראה לי מתאים למי שרק רוצה את המעמד של “patent pending” אבל לא באמת רוצה לרשום

עדי
Guest

לא ממליץ על תשלום לעורך פטנטים או עו”ד בשביל בקשה זמנית, אלא אם הפער בעלויות מול פטנט מקומי בישראל הוא גדול מאוד.
הייתרון הגדול של פטנט זמני הוא קודם כל העלות שלו, שהיא אגרה של 100$ בלבד.
אם משלמים לעורך פטנטים אלפי שקלים היתרון הנ”ל מתבטל, ורצוי לשקול להוסיף סכום נוסף כדי להגיע לרישום פטנט מלא.

עו"ד שלמה לנדרס
Guest
עו"ד שלמה לנדרס

ההחלטה האם לרשום פטנט היא החלטה מורכבת, ולא ניתן להקיף בפוסט אחד את כלל השיקולים. האסטרטגיה היכן להגיש בקשת פטנט (למשל ישראל או ארה”ב) ואיזו סוג בקשה (זמנית או מלאה) תלויה, בין היתר, בסוג ההמצאה, בשוק הפוטנציאלי ובצרכים של החברה.

בעוד שהבקשה הזמנית נחזית ככזו שהממציא יכול להגיש לבדו, ללא סיוע משפטי, אנו איננו ממליצים על כך. עדיף להתייעץ עם עו”ד הבקיא בתחום כדי לבחון את דרכי ההגנה על הקניין הרוחני בחברה הספציפית, ובכלל זה באמצעות הבקשה לרישום פטנט.

גיל ליבנה, עורך-פטנטים
Guest

כללית, ובפםרט לאור שינוי החוק בארה”ב בספטמבר 2011, מחודד הצורך
להעזר בעורך-פטנטים שמתמחה בתחום הטכני הרלוונטי לכתיבת הבקשה, ולגיבוש איסטרטגיה
נכונה של מה להגיש, ובאיזו מדינה קודם.

גיל ליבנה, עורך-פטנטים
Guest

כללית, ובפרט לאור שינוי החוק בארה”ב בספטמבר 2011, מחודד הצורך
להעזר בעורך-פטנטים שמתמחה בתחום הטכני הרלוונטי לכתיבת הבקשה, ולגיבוש איסטרטגיה
נכונה של מה להגיש, ובאיזו מדינה קודם

wpDiscuz

תגיות לכתבה: